Marca registrada: o concorrente abriu com o seu nome e você não registrou

O nome que está na sua fachada há anos pode não ser juridicamente seu, e o concorrente que acaba de abrir as portas com ele pode, ainda assim, não ter direito de usá-lo. Os dois lados do paradoxo são verdadeiros ao mesmo tempo porque a lei brasileira faz nascer a propriedade da marca do registro, e não do uso, mas reserva a quem já usava o sinal de boa-fé o direito de passar à frente de quem o pede depois.

Para quem descobre a situação, a questão jurídica não é se o concorrente pode fazer isso, mas em que ponto está o pedido dele no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, porque cada fase do registro tem um prazo próprio de reação, e alguns desses prazos, uma vez perdidos, levam o problema da via administrativa para a Justiça Federal.

Nome da empresa e marca são registros diferentes

A confusão começa no balcão da Junta Comercial. Ao registrar o contrato social, a empresa registra o seu nome empresarial, aquele que identifica a pessoa jurídica nos documentos, e o Código Civil assegura o uso exclusivo desse nome apenas nos limites do respectivo Estado, salvo registro feito na forma de lei especial (art. 1.166). Fora desse alcance ficam o nome de fantasia, aquele que vai na fachada, nas redes e na nota fiscal, e a marca propriamente dita.

A marca é o sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica produtos ou serviços (Lei nº 9.279/1996, art. 122), e a sua propriedade se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129). A diferença de alcance é decisiva: o nome empresarial protege a identidade da empresa num Estado; a marca registrada protege, no país inteiro, o sinal com que ela se apresenta ao cliente, dentro do ramo de produtos ou serviços para o qual foi registrada. Quem só tem o contrato social arquivado, portanto, tem um nome protegido em parte, e uma marca que ainda não é de ninguém.

O que a lei protege mesmo sem registro

O sistema do registro tem uma válvula, e é nela que se apoia quem usou primeiro. O § 1º do art. 129 dá direito de precedência ao registro a quem, de boa-fé, na data do pedido feito pelo outro, usava no país, havia pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Precedência, nessa linguagem, é a prioridade para obter o registro diante de quem pediu antes, e esse direito só pode ser cedido junto com o próprio negócio que o gerou (art. 129, § 2º).

A mesma lei proíbe registrar como marca a reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou de nome de empresa de terceiros, quando puder causar confusão ou associação entre eles (art. 124, V). Título de estabelecimento é o nome do ponto comercial, e a regra significa que o nome que a empresa já usa pode servir de fundamento para impedir que um concorrente o transforme em marca dele, desde que o uso do mesmo sinal pelos dois seja capaz de confundir o cliente ou de levá-lo a associar um negócio ao outro.

Por fim, a lei define como crime de concorrência desleal usar indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 195, V), expressões com que ela designa o nome da empresa, o nome do ponto e o símbolo que o identifica, e assegura ao prejudicado o direito de pedir indenização pelos atos que criem confusão entre estabelecimentos, produtos ou serviços, com possibilidade de o juiz determinar, liminarmente, a suspensão da conduta para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 209, caput e § 1º).

Todas essas proteções têm um ponto em comum: dependem de prova. Notas fiscais, contratos, anúncios, fotos datadas da fachada e registros de vendas são o que demonstra quem usava o nome, desde quando e de que forma, e é a qualidade desse material que define a força da reação.

A reação depende da fase em que está o pedido do concorrente

Se o concorrente ainda não pediu o registro, o caminho é depositar o seu próprio pedido sem demora, porque, enquanto ninguém o pede, a marca continua disponível para qualquer um, inclusive para quem chegou depois.

Se o pedido dele já foi publicado, a lei abre o prazo de sessenta dias para a oposição, que é a manifestação contrária apresentada ao INPI antes da decisão (art. 158). O depositante é intimado e tem igual prazo para responder (art. 158, § 1º), e é nessa fase, ainda dentro do próprio INPI, que o uso anterior e a proibição do art. 124, V, se apresentam com o menor custo. O acompanhamento das publicações do órgão, para que o prazo não passe despercebido, é tarefa que o advogado assume desde o primeiro contato.

Se o registro já foi concedido, resta o processo administrativo de nulidade, que pode ser instaurado a pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse em até cento e oitenta dias a partir da expedição do certificado de registro (art. 169). Perdido esse prazo, a discussão só pode prosseguir na Justiça Federal, por meio da ação de nulidade (art. 175), em que o juiz pode suspender liminarmente os efeitos do registro e o uso da marca (art. 173, parágrafo único), e que prescreve em cinco anos contados da concessão (art. 174).

Cada degrau dessa escada é mais longo e mais caro do que o anterior, e a lei não permite voltar a um degrau já ultrapassado. Por isso a primeira pergunta que o advogado faz ao empresário não é sobre o nome, mas sobre datas: quando ele começou a usar o sinal, quando o concorrente apareceu e em que estado está o pedido deste no INPI.

Registrar depois do conflito ainda adianta

Adianta, e por duas razões. A primeira é que o pedido próprio é o modo de exercer a precedência e de transformar o uso anterior em propriedade; sem ele, o empresário pode até impedir o registro do outro e continuar sem marca. A segunda é que o registro, uma vez concedido, passa a impedir que outros registrem reprodução ou imitação da mesma marca, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (art. 124, XIX), e a defesa deixa de depender de reconstruir, a cada conflito, a prova de quem usou primeiro.

O pedido, porém, exige escolhas técnicas que decidem o alcance da proteção, como o enquadramento dos produtos e serviços nas classes adotadas pelo INPI e a forma do sinal a ser registrado, e um pedido mal enquadrado pode proteger o que a empresa não vende e deixar exposto o que ela vende. A busca prévia nas bases do INPI, para saber se já existe pedido ou registro conflitante, antecede qualquer depósito e orienta a estratégia.

Do nome na fachada ao nome no registro

Antes do registro, o empresário tem um nome que usa, uma clientela que o reconhece e uma proteção que depende de prova, de prazo e, muitas vezes, de processo. Depois do registro, tem um título expedido por órgão federal, válido em todo o país para o seu ramo, que inverte o ônus da conversa: quem quiser usar o nome terá de explicar por que pode, e não o contrário. O caminho entre um ponto e outro passa por um pedido bem feito e, quando o concorrente já se adiantou, por uma reação no prazo certo, conduzida por advogado que leia o caso pelas datas antes de lê-lo pelo nome.

A marca é um dos bens da empresa que o contrato social, sozinho, não protege; os demais cuidados com a estrutura do negócio estão em Direito empresarial.

Base legal: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), arts. 122, 124, V e XIX, 129, caput e §§ 1º e 2º, 158, caput e § 1º, 169, 173, 174, 175, 195, V, e 209; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 1.166.